Dire que les annuaires professionnels sont composés de pages : est un lien commun.

Mais le fait d'attribuer à ces derniers une couleur, peut-il donner lieu à des droits privatifs ?

 

 

 

La question s'est posée pour la marque "Pages Jaunes" pour désigner un annuaire professionnel français.

 

Par arrêt du 27 mars 1992, la Cour d'Appel de Paris a jugé qu'étaient valables les dépôts de marques portant sur l'expression "Pages Jaunes" (trois dépôts de 1977, renouvelés en 1987) pour désigner au sens propre des feuilles de papier de couleur jaune et, étant donné qu'il n'était pas démontré qu'en 1977 cette expression, à la date des dépôts, "servait de façon usuelle pour désigner des annuaires professionnels" et alors qu'elle n'était pas "nécessaire ou générique, et que, visant un attribut habituel mais non indispensable des objets désignés, elle n'était pas descriptive."

 

Cette décision a été confirmée par la Cour de Cassation (Chambre Commerciale) le 4 octobre 1994 (Annales Propriété Industrielle 1995, page 32 et suivantes).

 

Le même arrêt de cassation a confirmé l'arrêt précité de la Cour d'Appel de Paris du 27 mars 1992, qui avait jugé que la marque "Pages Soleil" qui évoquait la couleur jaune, constituait une imitation illicite des marques "Pages Jaunes", motif pris que les deux expressions comportaient des ressemblances susceptibles de créer dans l'esprit d'un consommateur moyen n'ayant pas sous les yeux les deux marques une confusion.

 

Le pourvoi en cassation n'était à ce sujet pas fondé.

 

De cette jurisprudence française est à rapprocher un arrêt récent du 9 mars 2010 du Bundespatentgericht allemand relatif à la marque verbale "GELBE SEITEN", déposée le 21 octobre 1998 pour désigner des annuaires téléphoniques électroniques et des imprimés et enregistrée parce qu'ayant par l'usage acquis le caractère distinctif (Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen de février 2011, page 64 et suivantes).

 

En cours de procédure, la validité de la marque avait été contestée et la nullité de son enregistrement requise. Par décision du 15 mai 2009, cette nullité avait été prononcée, motif pris que les conditions d'usage prolongé n'étaient pas remplies pour permettre l'enregistrement d'une désignation entrée dans le langage courant en tant que "Gelbe Seiten" (Pages Jaunes). Contre cette décision, la titulaire de la marque a formé le 5 juin 2009 un recours (Beschwerde). A l'encontre de celui-ci, la partie adverse a fait valoir un "Freihaltungsbedürfnis" de la marque concernée (nécessité de la libre disposition de celle-ci).

 

A de surcroît été invoquée par elle, la mauvaise foi de la déposante, laquelle bien que consciente de l'impossibilité de protéger le terme "Gelbe Seiten" n'en avait opéré le dépôt que pour éliminer du marché des concurrents qui faisaient également emploi dudit terme.

 

Le recours formé par la titulaire de la marque a été couronné de succès, car il a été notamment admis que c'est à tort que la nullité du dépôt a été prononcée du fait qu'il n'était pas possible à la requérante de la nullité de rapporter la preuve positive de l'existence d'un empêchement absolu en matière d'enregistrement de la marque (Article 33, alinéa 2, phrase 2 de la loi allemande sur les marques).

 

Une "Rechtsbeschwerde" à l'encontre de cette décision n'a pas été admise.

 

De cette décision est à rapprocher un arrêt du 16 mars 2006 du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (Troisième Chambre) qui a décidé la nullité de la marque verbale communautaire "WEISSE SEITEN" dont l'enregistrement demandé le 2 octobre 1996 avait été admis le 28 septembre 1999 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 41, 42 (Arrêt Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur et Herold Business Data GmbH & Co. KG).

 

Précédemment la marque autrichienne "WEISSE SEITEN" (pages blanches) avait été déclarée nulle par une décision de l'Office autrichien du 6 novembre 1988, confirmée par une décision du 22  septembre 1999 de l'Oberster Patent- und Markensenat (Chambre suprême autrichienne des marques et des brevets) confirmant la décision du Patentamt concernant les produits suivants : "papier et produits de l'imprimerie".

 

Dans la présente procédure, la requérante et déposante faisait valoir que le syntagme "WEISSE SEITEN" ne serait pas devenu usuel.

 

"L'OHMI souligne, tout d'abord, que, à aucun moment, la chambre de recours ou la division d'annulation n'ont affirmé que l'utilisation unique du syntagme «weiße Seiten» par la Commission était suffisante pour refuser l'enregistrement. Cette utilisation aurait été considérée comme traduisant le moment où, dans l'évolution de la langue, ce syntagme aurait été présenté comme générique même au niveau européen, au moins dans les milieux spécialisés, comme cela a été constaté dans la décision de la division d'annulation, ou comme reflétant le moment où, au plus tard, il serait entré dans la langue allemande en tant que synonyme d'annuaire alphabétique des abonnés, comme cela a été constaté dans la décision attaquée."

 

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Au vu de différents documents et études, il a été établi que le syntagme en question était devenu à la date de la demande d'enregistrement, en allemand, une expression générique.

 

"Dès lors, selon l'OHMI, il n'y a aucun doute sur le fait que la notion de «weiße Seiten» était déjà une notion générique en allemand à la date de la demande d'enregistrement. Par «habitudes loyales et constantes du commerce», il faudrait entendre l'usage commercial, la coutume commerciale. Dès lors, l'emploi usuel dans un groupe plus restreint que le public général serait suffisant pour constituer un motif de refus. En tout état de cause, au plus tard à la date de la communication de la Commission, qui se serait adressée à un large public, le syntagme en cause serait également devenu usuel dans le langage courant."

 

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Le Tribunal retient qu'"en tout état de cause, les divers documents d'information émanant de la poste autrichienne concernant les annuaires téléphoniques démontrent que le syntagme «weiße Seiten» était déjà utilisé en Autriche, au sens d'annuaire téléphonique des particuliers, au plus tard à partir de l'année 1992. Ces documents ont été créés par la poste autrichienne et certains d'entre eux ont été adressés à tous les abonnés, tandis que d'autres étaient destinés au grand public. Tous ces documents concernent la période antérieure à la date du dépôt de la marque WEISSE SEITEN. Il ressort de ces documents que l'utilisation du syntagme «weiße Seiten» n'a pas été sporadique, comme le fait valoir la requérante, mais que la poste autrichienne a considéré que le grand public en connaissait la signification, sans quoi elle ne l'aurait pas utilisé dans ses fiches d'information.

 

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En outre, il ressort de la recherche effectuée sur Internet le 8 août 2000 que tant les termes «weiße Seiten» que les termes «weisse Seiten» font référence aux annuaires téléphoniques, notamment sous forme électronique ou de CD-ROM.

 

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Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a considéré à juste titre que les pièces produites par l'intervenante devant l'OHMI étaient suffisantes pour démontrer que, pour le public ciblé, «weiße Seiten» était un syntagme devenu usuel, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque WEISSE SEITEN par la requérante, en tant que dénomination générique pour l'annuaire téléphonique des particuliers. Par ailleurs, il convient de relever que la requérante n'a pas produit devant l'OHMI de preuves de nature à démontrer que la marque WEISSE SEITEN ne tombait pas dans le champ d'application du motif absolu de refus visé par l'article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 40/94.

 

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Dès lors, le syntagme «weiße Seiten» doit être considéré comme étant également une dénomination usuelle pour les annuaires électroniques, comme cela ressort aussi des recherches effectuées sur Internet par l'intervenante pendant la procédure administrative devant l'OHMI.

 

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En ce qui concerne les «produits de l'imprimerie, bottins, ouvrages de référence», relevant de la classe 16 et dont les annuaires téléphoniques sur support papier font partie, la requérante n'ayant pas opéré de distinction au sein de cette catégorie générique, il y a lieu de confirmer l'appréciation de la chambre de recours en ce qu'elle porte sur cette catégorie dans son ensemble.

 

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Ainsi, les arguments de la requérante, selon lesquels une publication n'est pas constituée de pages blanches, car presque toutes les publications sont imprimées à l'encre noire sur du papier blanc, et selon lesquels le mot «Seiten» ne pourrait pas désigner un livre, puisque les pages ne seraient qu'un des éléments composant un tel livre et que ce terme ne serait donc pas suffisant pour indiquer au consommateur qu'il va recevoir un livre s'il demande des «weiße Seiten», ne sont pas pertinents, étant donné que la chambre de recours a constaté que la marque WEISSE SEITEN était descriptive de ces produits en sa qualité de synonyme d'annuaire téléphonique des particuliers et non en raison de la couleur blanche des pages d'un tel annuaire.

 

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Le Tribunal déclare et arrête :

 

1) Le recours est rejeté.

 

2) La requérante est condamnée aux dépens, à l'exception de ceux exposés par l'intervenante.

 

3) L'intervenante supportera ses propres dépens.

 

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mars 2006."

 

 

 

Les espèces ci-dessus relatées prouvent le défaut d'unité entre

 

- la jurisprudence française :

"Pages Jaunes" : marque valable - "Pages Soleil" : contrefaçon de "Pages Jaunes"

 

- la jurisprudence allemande :

"Gelbe Seiten" (Pages Jaunes) : marque valable

 

et

 

- la jurisprudence communautaire :

"Weiße Seiten" (Pages Blanches) : marque non valable.

 

 

Pour l'emporter dans ces litiges, il suffisait donc de choisir la bonne couleur....