Du VISAGE à la CLINIQUE

 

 

 

 

En date du 18 novembre 1999, la société BEIERSDORF AG, Hambourg a déposé en Allemagne sous le n° 39972420 la marque VISAGE sous la forme d'un rectangle de couleur bleue sur lequel apparaît en blanc le terme VISAGE, pour désigner : "des savons ; produits pour les soins du corps et de la beauté ; produits pour les soins, la propreté et l'embellissement des cheveux, suivant reproduction ci-dessous :

 

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Ce dépôt avait été précédé d'un dépôt allemand opéré par la société BEIERSDORF AG pour désigner les mêmes produits, mais sous forme de dénomination en date du 18 mars 1999. Il avait été rejeté, de même qu'un nouveau dépôt opéré ultérieurement le 8 juillet 2002.

 

L'Office Allemand des Brevets et Marques a rejeté le dépôt susvisé n° 39972420 pour les produits : "savons ; produits pour les soins du corps et de la beauté" pour défaut de caractère distinctif.

 

Le recours introduit à l'encontre de cette décision auprès du Bundespatentgericht a été également rejeté (BPat GE 49, 63 GRUR 2005, 337) et ce notamment pour les motifs ci-après : Le mot français VISAGE est au regard de la langue allemande un mot étranger, qui cependant sera compris par les utilisateurs allemands en liaison avec les "savons ; produits pour les soins du corps et de la beauté" comme renvoyant à des produits destinés au visage.

 

L'emploi de termes français en liaison avec des cosmétiques est en Allemagne fréquent.

 

Le graphisme déposé sous la forme d'un rectangle bleu sur lequel figure en lettres capitales le terme VISAGE en blanc ne suffit pas pour donner à la marque un caractère distinctif, une telle présentation étant courante en matière de cosmétiques.

 

Il n'a pas été précisé que le défaut de caractère distinctif aurait pu être écarté ensuite de la connaissance de la marque auprès des cercles intéressés, ce d'autant que ladite marque n'est pas utilisée seule, mais toujours en liaison avec la marque NIVEA, notamment sous la forme NIVEA ,

VISAGE

ce même si par rapport à la marque NIVEA, elle fait état d'une certaine individualité.

 

Selon la jurisprudence allemande, les sondages d'opinion exigent pour que la marque soit reconnue comme s'étant imposée auprès du public qu'elle soit connue comme telle par au moins 50 % des consommateurs. Or, cette condition ne peut être considérée comme remplie en l'occurrence, du fait que le terme VISAGE n'est pas utilisé seul, mais sous la forme NIVEA

VISAGE

 

Sur pourvoi auprès du Bundesgerichtshof (équivalent de la Cour de Cassation française), la décision précédente a été, pour défaut de caractère distinctif, confirmée par l'arrêt rendu le 21 février 2008. Cet arrêt fait ressortir notamment que le mot français VISAGE pour désigner "savons ; produits pour les soins du corps et de la beauté" serait d'autant mieux compris par les utilisateurs allemands que ceux-ci sont habitués - du fait d'une certaine notoriété de la France en matière de cosmétiques - à des termes français, facilement lisibles et compréhensibles, comme par exemple femme, homme, et ce même si 14 % seulement de la population allemande maîtrise la langue française.

 

Ledit arrêt reconnaît qu'il peut être admis qu'une marque utilisée en liaison avec une marque faîtière peut avoir acquis, prise en elle-même, un pouvoir distinctif, mais sous réserve que soit rapportée la preuve que la marque liée à la marque faîtière s'est par elle-même imposée au public, preuve non rapportée en l'occurrence.

 

Pour mémoire, ladite marque a été enregistrée en Allemagne le 14 octobre 2008 avec expiration de la durée le 30 novembre 2009, pour désigner les produits non refusés, à savoir "produits pour les soins, la propreté et l'embellissement des cheveux".

 

Il faut toutefois ajouter que probablement les difficultés rencontrées pour obtenir l'enregistrement du dépôt allemand susvisé pour les produits "savons, produits pour les soins du corps et de la beauté", ont conduit la société BEIERSDORF AG à faire procéder le 14 décembre 2005 sous le n° 30574230 au dépôt allemand d'une seconde marque figurative VISAGE sous la forme ci-dessous reproduite, ce pour désigner "des produits pour les soins du corps et de la beauté" et avec revendication des couleurs bleu foncé, bleu clair, argent, blanc.

 

 

 

 

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Ce dépôt a connu un meilleur sort que le précédent puisqu'il a été enregistré le 26 janvier 2006 pour désigner des cosmétiques et qu'il a servi de dépôt de base à un dépôt international de ladite marque semi-figurative. Celle-ci n'a notamment fait l'objet d'aucune notification en France où ladite marque a été enregistrée le 12 octobre 2006. Il en a été de même, à des dates différentes, dans la plupart des pays désignés, tels que l'Autriche, la Suisse, le Danemark, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Italie, à l'exception de l'un ou l'autre pays où sont en cours des refus provisoires de protection, tels que la Suède, la Grèce.

 

Il découle de l'enregistrement de ce dernier dépôt tant en Allemagne que dans de nombreux pays, que le terme VISAGE a obtenu la protection sous une forme figurative quelque peu différente et ce en liaison avec un assortiment des couleurs bleu foncé, bleu clair, argent et blanc.

 

La morale à en tirer est que pour obtenir en Allemagne l'enregistrement d'une marque telle que celle VISAGE, il faut faire preuve de quelque imagination sur le plan de la présentation et de la combinaison de couleurs.

 

Une autre solution consisterait à combiner le terme VISAGE avec d'autres termes.

 

C'est ainsi qu'il existe au nom de la société BEIERSDORF AG différents dépôts français, internationaux, communautaires, dans la classe des produits cosmétiques, portant sur des marques, telles que

NIVEA

VISAGE

NIVEA VISAGE CLEAR-UP-STRIP

NIVEA VISAGE NEW SKIN

NIVEA VISAGE NATURAL BOOSTER

NIVEA VISAGE YOUNG

NIVEA VISAGE SENSITIVE BALANCE

NIVEA VISAGE CREME D'ENERGIE

NIVEA VISAGE YOUNG CLEAN'N'PERFECT

NIVEA VISAGE YOUNG GOODBYE SPOT

etc, etc...

De même ont été enregistrées pour les produits cosmétiques au nom de tiers de nombreuses marques faisant état du terme VISAGE en combinaison avec d'autres termes, tels que

PUR VISAGE

VISAGE DE PARIS

VISAGE 9

MIXA VISAGE

BIO-VISAGE

COTÉ VISAGE

VISAGES DU FUTUR

VISAGE CELESTE

EXPERTISE VISAGE

etc, etc...

 

L'ensemble de cette affaire en rappelle une autre - même si c'est sur un plan différent - dans laquelle était également impliquée pour désigner des produits cosmétiques une marque ayant consisté en un terme courant français, à savoir CLINIQUE.

 

En effet, pour désigner une nouvelle ligne de cosmétiques, la société ESTEE LAUDER avait adopté ce terme dont elle faisait usage notamment en France. Mais redoutant la sévérité de la législation et de la jurisprudence allemandes, elle avait adopté pour l'Allemagne non la dénomination CLINIQUE, mais celle LINIQUE et ce jusqu'au jour où pour faire des économies de coûts d'emballage et de publicité, elle a décidé d'adopter également en Allemagne la marque CLINIQUE.

 

Ceci lui a valu de la part du Verband Sozialer Wettbewerb eV une assignation auprès du Tribunal de Berlin, motif pris que l'utilisation en Allemagne de la marque CLINIQUE pourrait faire croire à tort aux consommateurs que les produits ainsi désignés auraient des effets thérapeutiques.

 

Le juge national allemand a alors estimé que la question à trancher nécessitait l'interprétation du traité CEE et a, en conséquence, posé à la Cour une question préjudicielle libellée comme suit : "Les articles 30 et 36 du traité CEE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'application d'une disposition nationale en matière de concurrence déloyale qui permet d'interdire l'importation et la commercialisation d'un produit régulièrement fabriqué et/ou régulièrement commercialisé dans un autre pays européen, au motif que la dénomination du produit -- Clinique -- risque d'induire les consommateurs en erreur -- dans la mesure où ils pourraient y voir un produit à effet thérapeutique --, lorsque ce produit est commercialisé sous le même nom légalement et sans donner lieu à contestation dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ?"

 

Considérant que la gamme de produits cosmétiques de la société ESTEE LAUDER n'était commercialisée en Allemagne que dans des parfumeries et dans les rayons de produits cosmétiques de grands magasins et qu'aucun de ces produits n'était disponible en pharmacie, et que, par ailleurs, dans les autres pays, ces produits commercialisés sous la dénomination CLINIQUE n'avaient apparemment entraîné aucune erreur pour les consommateurs, la Cour a dit pour droit aux termes d'une décision du 2 février 1994 : "Les articles 30 et 36 du traité et l'article 6, paragraphe 2, de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'une mesure nationale interdise l'importation et la commercialisation d'un produit classé et présenté comme cosmétique en fondant cette interdiction sur le motif que ce produit porte la dénomination «Clinique»".

 

La leçon à tirer de cette décision est que dans le grand marché communautaire, les pays concernés ne sont pas entièrement maîtres de l'application de leurs lois nationales, mais qu'ils doivent veiller à ce que celles-ci vivent en bonne harmonie avec le droit communautaire.

 

Il n'en reste pas moins qu'ils seront en droit d'apprécier, en application de leur législation nationale, le caractère distinctif d'une marque telle que celle CLINIQUE.

 

C'est ce qu'a fait l'Institut National de la Propriété Industrielle qui a rejeté une opposition basée sur le terme CLINIQUE à l'encontre d'une demande d'enregistrement de la marque "CLINIQUE DE LA RENAISSANCE" pour des produits identiques, à savoir "savons, parfumerie, huiles essentielles". Sur recours de la société titulaire de la marque "CLINIQUE DE LA RENAISSANCE", la Cour d'Appel de Paris a, par arrêt du 12 décembre 2003, confirmé ce rejet en jugeant :

 

"Mais considérant qu'il n'y a pas en l'espèce reproduction à l'identique de la marque antérieure et que le terme "clinique", qui appartient au langage courant, ne concentre pas dans "CLINIQUE DE LA RENAISSANCE" l'essentiel du caractère attractif de la marque constituée, étant ajouté que l'impression d'ensemble produite par les marques est très différente et que tout risque de confusion est assurément exclu.

 

Que dans ces conditions, la décision attaquée mérite d'être approuvée et que le recours doit être rejeté."

(Revue du Droit de la Propriété Industrielle n° 170, avril 2005, page 32).