UN AIR DE FAMILLE

(à propos de l’arrêt de la CJUE1 du 25 octobre 2012, C-553/11, Rintisch)

 

Dans son arrêt important du 25 octobre 2012, la CJUE vient clarifier la situation concernant la preuve de l’usage d’une marque utilisée sous une forme différente lorsqu’il existe des enregistrements distincts :

 

    • - l’un portant sur la marque sous sa forme initiale,
    • - l’autre (ou les autres) portant sur la marque sous une forme modifiée.

Il est rappelé que le titulaire d’une marque est soumis à une obligation d’usage correspondant à la marque telle qu’enregistrée. Or, les marques évoluent dans le temps et il n’est pas rare que celles-ci soient utilisées sous différentes formes. Il est donc souvent en pratique difficile de prouver un usage correspondant strictement au dépôt de marque alors même que celui-ci bénéficie souvent d’une antériorité non négligeable.

 

S’il est admis que l’usage d’une marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif est suffisant pour échapper à la déchéance pour non-usage, la Cour de Justice avait rendu en 2007 un arrêt Bainbridge2 qui avait semé le trouble pour le cas où les variantes d’une marque faisaient l’objet d’un enregistrement distinct.

 

Une interprétation de cet arrêt avait conduit à une certaine politique de prudence consistant à conserver le dépôt de marque le plus ancien et à ne pas enregistrer les différentes variantes à titre de marques.

 

La CJUE dans son arrêt Rintisch qui ne peut qu’être salué, vient mettre un terme à cette interprétation. Elle précise désormais clairement que le titulaire de différentes déclinaisons d’une marque (n’en altérant pas le caractère distinctif) peut invoquer à son bénéfice, l’usage de sa marque dans une forme différente, même si cette forme différente est elle-même enregistrée à titre de marque.

 

Dans cette affaire, M. Rintisch était titulaire de plusieurs marques nationales de la même famille, et notamment PROTI, PROTIPLUS et Proti Power.

 

La partie adverse soulevait en défense, l’absence d’usage de la marque PROTI par M. Rintisch. Ce dernier rétorque qu’il avait bien utilisé la marque PROTI par l’usage des dénominations PROTIPLUS et Proti Power elles-mêmes enregistrées.

 

Ayant été admis que les marques PROTIPLUS et Proti Power n’altéraient pas le caractère distinctif de la marque PROTI, la CJUE dans son arrêt du 25 octobre 2012 faisant suite à une question préjudicielle vient préciser ce qui suit :

 

          • - (à propos des dispositions de la directive européenne sur l’usage d’une marque sous forme modifiée) « […] cette disposition […) vise à permettre au titulaire […] d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif permettent de mieux l’adapter aux exigences commerciales »
      •  
      • - « cette finalité serait compromise, si pour l’établissement de l’usage de la marque enregistrée, il était exigé […] que la forme différente sous laquelle cette marque est utilisée ne devrait pas avoir elle-même fait l’objet d’un enregistrement en tant que marque. En effet, l’enregistrement de nouvelles formes d’une marque permet [..] d’anticiper les changements susceptibles d’intervenir dans l’image de la marque ».

 

En ce qui concerne l’arrêt Bainbridge précité à l’origine d’une divergence d’interprétation, la CJUE prend soin de préciser qu’il s’applique dans un contexte particulier : celui où est invoquée la protection d’une « famille » de marques similaires afin d’apprécier le risque de confusion avec une demande d’enregistrement. Dans ce cas précis, « l’usage d’une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l’usage d’une autre marque, dès lors que le but est d’établir l’utilisation d’un nombre suffisant de marques d’une même famille ».

 

En pratique, il ne faut donc plus craindre de déposer les nouvelles déclinaisons de vos marques et nous nous tenons à votre disposition à cet effet.

 

Souhaitons qu’une telle interprétation soit suivie par l’ensemble des juridictions des Etats membres de l’Union européenne.


1 Cour de Justice de l'Union Européenne
2Arrêt II Ponte Finanziaria/OHMI de la CJCE du 13 septembre 2007, C234-06


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